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浅谈美国专利禁止重复授权制度

浏览：发表时间：2020-07-09 11:29:03

根据专利权独占性原则，一项发明只能授予一项专利权。基于同一项发明创造，存在多个专利权的，属于重复授权。重复授权有严重危害，一方面会引发权力冲突，造成市场秩序混乱，引发不必要的专利纠纷；另一方面会不公平地延长专利独占期，阻碍公众及时、使用各类到期发明权益，不利于社会技术和经济进步。所以世界各国的专利制度都确立了禁止重复授权原则，以避免专利权之间的冲突，防止专利垄断期的不当延长。我们将从禁止重复授权的法律、判断方法和操作等方面介绍美国的禁止重复授权制度。

一、禁止重复授权相关法条

《美国法典》第35卷第101条规定，“任何人发明或发现任何新的和有用的方法、机器、制造物或物质成分，或其任何新的、有用的改进，均可获得专利”。根据法律规定，“一发明一专利”的含义可以引申，即禁止重复授权原则的正面表达。

美国禁止重复授权原则在判例法上起源于1866 年的Hayden 案，美国联邦最高法院在该案中判定同一发明人就同样的发明获得两项专利权的第二项专利权无效。该案的判决显示了美国禁止重复授权的核心诉求在于避免不正当的专利垄断期限延长，而在后期在绝大多数的相关判决中，法官也会围绕此来进行判决。

美国的重复授权分为法定重复授权以及非法定重复授权，法定重复授权由成文法所规范，而非法定重复授权没有在专利法和细则中予以规定，仅存在于MPEP 规定中，是典型的法官制法的概念和规定，秉承了法定重复授权的立法宗旨，将重复授权利要求之间的比较由完全相同的同一扩展到非显而易见，由此扩展了禁止重复授权的范围。

二、重复授权判断基准

美国重复授权只存在于相关申请人或发明人的专利或申请之间，MPEP 804作出如下规定：在考虑作出重复授权的认定前，两个或两个以上的专利或申请之间必须有35 U.S.C 102（c）（或者AIA法案前的35U.S.C 103（c）第（2）、（3）款）所规定的共同的发明人，共同的申请人，和/或共同受让/拥有，或属于共同研究。而具体的判断方式法定重复授权和非法定重复授权存在区别。

1、法定重复授权

法定重复授权是指一项申请的权利要求和一项专利的权利要求实质同一。实质同一的含义是两项权利要求所使用的语言或者术语可以不同，但是涉及同一的主题。法定重复授权的判断关键点在于是否存在实质上相同的权利要求，其判断基准类似于中国的重复授权判断基准。

2、非法定重复授权

待决案与引证案权利要求之间的区别，需要满足“在可专利性不可区别”，才能够成为非法定重复专利，“在可专利性不可区别”一词，依 MPEP之解释，是指待决案的请求项范围已被引证案“占先”，或是相较于引证案是“显而易见”的，基于此，非法定重复授权可被分为“先占类型”以及“显而易见”两者，其中以后者较为常见。此外，还存在由公平原则衍生出的非法定重复授权，然而该类非法定重复授权并不多见，本文不再赘述。

对于“占先类型”非法定重复授权，其引证案权利要求的保护范围完全被待决案权利要求的保护范围所覆盖，因此判断较为简单，常见的类型如下：a)引证案为下位概念，而待决案为上位概念;b)待决案的权利要求，由引证案的权利要求删除了部分技术特征而得到。

对于“显而易见”非法定重复授权，根据MPEP的规定，其判断方式与非显而易见性类似，其采用 Graham 法则来进行判断。需要提出的是，在审查非显而易见性时，引证案无论是说明书、摘要、附图或是权利要求书，均可用于对比，但在审查非法定重复授权时，只有引证案的权利要求书可用于对比，说明书、摘要、附图仅仅可用于解释权利要求书。

三、重复授权规避方式

美国采用抵触申请原则、先申请原则和禁止重复授权原则，避免重复授权的发生；与日本一样，美国的抵触申请原则不适用于同一申请人，因此采用禁止重复授权原则，避免了同一申请人重复授权的问题。特别是美国采取了不同的方式来克服法定和非法定重复授权的缺陷。针对法定重复授权，只能通过修改权利要求或删除权利要求来克服重复授权；对于非法定重复授权，可以通过终点放弃声明来克服缺陷，也就是说，通过专利权人的声明，来表示在后专利到期时间将会提前到在前专利到期日，声明中约定后授予的专利的保护期与在前授权专利保护期相同，因此两项专利的保护期将于同时到期。

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